«Чужое брать нехорошо»

Екатерина Ковалева, патентный поверенный агентства по интеллектуальной собственности «Патентика», рассказала «Фонтанке» о том, как правообладатели сегодня защищают свои права в спорах с ретейлерами.

Суть статей Гражданского Кодекса о защите прав на товарные знаки в России сводится к двум простым догмам. Первая — чужое брать нехорошо. Вторая — если вы берете чужое, то за это придется платить. И не только компенсацию, возможно, потому что ответственность за использование товарных знаков предусмотрена как административная, так и гражданская и даже уголовная.

У нас в практике был кейс — защита производителя бытовой техники Duravit. Российская компания решила позиционировать себя как официального дистрибьютора этой компании. Она зарегистрировала сайт td-duravit.ru и стала на нем размещать товары правообладателя. Что в этой ситуации не так? Вроде бы вот он оригинальный товар, вот он официально закуплен, вот он предлагается через сайт. Даже исчерпание прав произошло, вроде бы. В чем проблема? А проблема в том, что разрешения на использование товарного знака в доменном имени интернет-сайта правообладатель не давал. Плюс договора о дистрибуции между компаниями не заключалось, так что указание себя как официального дистрибьютора вводило потребителя в заблуждение, так что можно говорить и о недобросовестной конкуренции — а это у нас тоже запрещено — ФЗ «О защите конкуренции». В итоге ответчику постановлением суда присуждена выплата компенсации и требование прекратить использование доменного имени.

Мораль этой истории в том, что, если вы ретейлер, и решаете реализовывать товары какой-то компании, не надо использовать оригинальное наименование в своем доменном имени и присваивать себе статус выше, чем он есть на самом деле — и тогда таких исков к вам не будут подавать.

Немного другая правовая ситуация у онлайн маркетплейсов. Мы их все знаем: это OZON, Яндекс-маркет, ЛаМода, Беру!, Wildberries и т.д — их много и число их растет. Эти компании, занимающиеся, по сути, онлайн-ретейлом, себя оградили от ответственности по статье 1253: они позиционируют себя как информационных посредников. Это такой участник торгового оборота, который сам не занимается продажей товаров и в поставках не участвует, а лишь предоставляет продавцу и покупателю возможность встретиться на просторах рынка и осуществить счастливую покупку. При этом, если возникает какое-то нарушение, такие онлайн-площадки по идее ответственности нести не должны.

Но здесь есть оговорки. Чтобы маркет-плейс избежал ответственности за размещение одним из пользователей контрафактного товара в случае претензий правообладателя, должно соблюдаться два условия. Первое — площадка не знала и не должна была знать, что товар контрафактный, потому что она это не проверяет. Второе — при получении жалобы от правообладателя она сделала все от нее зависящее, чтобы прекратить нарушение.

Плюс еще очень важный момент — в каком объеме в принципе онлайн-площадка участвует в продаже. Если маркетплейс берет оплату только за то, что предоставляет возможность разместить какой-то товар, то она сохраняет статус информационного посредника. Но, если она получает процент от прибыли, то она автоматически становится участником продажи и несет ответственность за все нарушения интеллектуальных прав. Поэтому здесь очень важно владельцам интернет-площадок смотреть, какой договор они заключают со своими пользователями. Какую именно услугу вы предоставляете, и за что они вам платят.

Вообще цепочка продажи — штука довольно длинная. Есть производитель, есть оптовый продавец, есть ретейлер, который реализует в розницу. Если эти компании действуют как некая единая экосистема, то все эти лица могут нести солидарную ответственность перед правообладателем. Причем, по выбору правообладателя он может требовать себе как от каждого из участников цепочки компенсацию, так и от всех вместе.

Был не так давно иск, который, кстати, еще рассматривается, от правообладателя товарных знаков «Фрутовит», сразу к семи ответчикам: производителю и всем онлайн-площадкам, на которых произошла продажа контрафактного товара. И дальше судьба иска достаточно интересная сложилась: сам производитель поддельных товаров (это были орешки, финики и тому подобные вкусности) суд проиграл, и ему присудили выплатить 47 млн рублей. А вот с площадками спор выделили в отдельное производство, и тут у каждого судьба сложилась по-разному. OZON сразу успешно доказал, что он информационный посредник и понятия не имел о контрафактности товара, суд встал на его сторону, с чем истец не согласился и подал кассационную жалобу в Верховный суд. К Wildberries иск еще не рассмотрен, а вот с «Ароматным миром» вышло интереснее: эта сеть фигурирует в деле не как информационный посредник, а как выгодоприобретатель от продажи, потому что эта информация фигурирует в чеках онлайн-закупки. Поэтому с владельца «Ароматного мира» и владельца домена, на котором размещен магазин, солидарно взыскан 1 млн рублей плюс расходы на судебные пошлины.

Теперь про порядок регресса. Это достаточно удобный механизм работы с нарушениями, когда вы ни в чем не виноваты. Если вам предъявили иск о нарушении товарного знака, а вы здесь ни при чем, потому что купили товар, который, как вы думали, был оригинальным, вы можете предъявить претензии к тому лицу, которое является производителем контрафактного товара. Например, был кейс с Малышариками: правообладатель товарного знака, «Мармелад-медиа», предъявил иск к российскому ИП на 60 тыс. рублей, и суд постановил взыскать с ответчика компенсацию. Она была взыскана, и тогда ответчик предъявил иск к тому лицу, которое ему продало эти контрафактные товары. И суд действительно взыскал и сумму компенсации, и расходы на пошлины, с реального нарушителя. Такой порядок достаточно удобный и полезный: если вас, как ретейлера, привлекли к ответственности, а вины вашей нет.

Впрочем, есть еще ряд случаев, когда использование наименований товарного знака допускается без согласия правообладателя. Во-первых, если обозначение используется не для целей наименования конкретного товара или услуги, во-вторых, исключительно в точном словарном значении, в-третьих, если такое использование не создает вероятность смешения и не вводит потребителей в заблуждение относительно того, что используется именно спорный товарный знак.

Был замечательный пример словарного использования: есть такая сеть суши «Ёбидоёби», которая как-то раз сделала в формате наружной рекламы занимательный маркетинговый ход: «Ёбидоёби покупает. Оригами». А дело в том, что в Красноярске, где проходила эта кампания, есть другая сеть суши, которая называется «Оригами», и местным жителям об этом весьма хорошо известно. И эта сеть предъявила иск к сети «Ёбидоёби» о взыскании компенсации за нарушение товарного знака. В иске им было отказано, поскольку ответчик имел в виду именно оригами, а не товарный знак конкурента: на рекламном плакате было изображение бумажного журавлика, а сама рекламная кампания действительно предполагала покупку оригами — в прямом смысле слова. На мой взгляд, ситуация пограничная, поскольку слово, хотя и было без кавычек, а все же написано с большой буквы, причем, вероятно, все жители Красноярска знали, что есть и такая сеть, и другая.

Добросовестное использование товарного знака также признается, когда вы реализуете какие-то запчасти или расходники для известной техники, и вам нужно донести информацию, что ваши фильтры подходят к пылесосу Bosch, то вы можете это сказать в своей рекламе или на своем сайте. Практика здесь очень разнородная, но, если у вас нет пересечения по однородности, нарушения прав не будет.

Какой же можно сделать вывод? Пожалуй, закончим тем, чем начали: чужое брать нехорошо. Лучше создавать свои оригинальные товарные знаки, а если вы — ретейлер, то внимательно выбирайте поставщиков, особенно в контексте уже разрешенного параллельного импорта. И, конечно, нужно знать законы, свои права и обязанности в части интеллектуальной собственности.

Все правовые дискуссии «Фонтанки» — здесь.